Le ciel de Luxembourg nous est tombé sur la tête 

(arrêt Sky/ Skykick)

Par Richard Milchior, le 29 janvier 2020 

La Cour de Justice a rendu ce matin, 29 janvier 2020, son arrêt préjudiciel (affaire C-371/18) dans l’affaire opposant « Sky e.a» propriétaire de plusieurs marques communautaires et d’’une marque au Royaume-Uni déposée notamment en classes 9 et 38 et comportant le mot Sky à Skykick.

Sky a attaqué en contrefaçon SkyKick sur la base de certaines de ses marques et ce, en raison de leur usage non contesté par SkyKick pour des produits et services relevant des classes 9 et 38.

Skykick a répondu reconventionnellement que le dépôt effectué par Sky et couvrant notamment le logiciel a été enregistré pour des biens et des services qui ne sont pas spécifiés avec suffisamment de clarté et de précision.

 La Haute Cour de Londres s’est demandée si un tel motif de nullité peut être invoqué contre une marque enregistrée et ce, en se référant à l’arrêt CIPA (C-307/10 du 19 juin 2012).

Elle s’est aussi demandée si la validité des marques en cause au principal peut être affectée par la mauvaise foi du demandeur au moment du dépôt de la demande de protection et ce, en raison notamment du fait que Sky e.a. n’avait pas l’intention de les utiliser pour tous les produits et les services visés par l’enregistrement de ces marques. Cette mauvaise foi devant alors entrainer la nullité de la marque.

Allant plus loin elle a envisagé l’hypothèse dans laquelle le demandeur d’une marque a déposé sa demande d’enregistrement de mauvaise foi concernant une partie des biens et des services et de bonne foi concernant une autre, et s’est demandée si la nullité doit être totale ou partielle.

Plusieurs questions préjudicielles ont été posées à la Cour de Justice qui y a répondu sur le fondement du règlement n°40/64 sur la marque communautaire et de la directive n°89/104 sur les marques applicables à l’époque du dépôt. Les première et deuxièmes questions visaient à savoir si les articles 7 et 51 du règlement no 40/94 ainsi que l’article 3 de la première directive n°89/104 doivent être interprétés en ce sens qu’une marque communautaire ou une marque nationale peut être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision. Dans le cas d’une réponse affirmative, la juridiction britannique se demandait si le terme « logiciel » répondait à cette exigence de clarté et de précision.

Compte tenu notamment de la similitude de rédaction des articles 7§1 du règlement et 3 de la directive, de la liste  exhaustive des causes de nullité absolue d’une marque communautaire qu’ils fournissent et de l’absence dans ces textes d’indication sur le défaut de clarté et de précision, il a été conclu que le défaut de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits ou les services couverts par l’enregistrement d’une marque nationale ou d’une marque communautaire ne saurait être considéré comme un motif ou une cause de nullité de la marque nationale ou communautaire concernée.

L’arrêt CIPA ne saurait de plus être interprété comme ayant créé des causes de nullité additionnelles.

La Cour a ensuite examiné si, bien que n’étant pas un motif ou une cause de nullité d’une marque nationale ou d’une marque communautaire, un défaut de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits ou les services couverts par l’enregistrement de celle-ci relève néanmoins de l’une des causes ou l’un des motifs de nullité absolue explicitement prévues à l’article 51 du Règlement no 40/94, lu en combinaison avec l’article 7 de celui-ci, ou à l’article 3 de la première Directive n°89/104.

La Cour a différencié la situation en cause de celle de l’arrêt Sieckmann (C-273/00 du 12 décembre 2002) qui concernait l’exigence de représentation graphique et a aussi considéré que le défaut de clarté et de précision ne relevait pas de la violation de l’ordre public.

Elle a déduit de cette première partie de son raisonnement que  : « Les articles 7 et 51 du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006, ainsi que l’article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doivent être interprétés en ce sens qu’une marque communautaire ou une marque nationale ne peut pas être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que des termes employés pour désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été enregistrée manquent de clarté et de précision ».

Les troisième et quatrième questions visaient à savoir si l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 et l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, et, dans l’affirmative, si l’article 51, paragraphe 3, de ce règlement no 40/94 et l’article 13 de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’absence d’intention d’utiliser une marque conformément à ses fonctions essentielles ne concerne que certains produits ou services visés par l’enregistrement, la nullité de cette marque ne s’étend qu’à ces produits ou services.

La mauvaise foi au moment du dépôt peut être une cause de nullité selon les textes visés qui en revanche ne la définissent pas. Il a été aussi jugé qu’il s’agit d’une notion autonome qui doit être définie au niveau de l’Union et qu’elle suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête.

La Cour indique qu’il convient, aux fins de son interprétation, de prendre en considération le contexte particulier du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À ce titre, elle  rappelle que les règles de l’Union en matière de marques visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 45 et jurisprudence citée).

Il convient donc selon l’arrêt Koton (précité) de rechercher si le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine.

Le fait d’enregistrer une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi.

Une telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. En revanche, l’absence d’activité économique pour les produits et services au moment de la demande ne saurait suffire à caractériser la mauvaise foi.

Finalement il est ajouté que la mauvaise foi pourrait ne s’appliquer que partiellement si l’absence d’intention d’utiliser la marque ne concerne que certains produits ou services.

La Cour répond donc au terme de son raisonnement: « L’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, tel que modifié par le règlement no 1891/2006, et l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la première directive 89/104 doivent être interprétés en ce sens qu’une demande de marque sans aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par l’enregistrement constitue un acte de mauvaise foi, au sens de ces dispositions, si le demandeur de cette marque avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Lorsque l’absence d’intention d’utiliser la marque conformément aux fonctions essentielles d’une marque ne concerne que certains produits ou services visés par la demande de marque, cette demande ne constitue un acte de mauvaise foi que pour autant qu’elle vise ces produits ou services. »

La cinquième et dernière question demande si la directive n°89/104 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque doit déclarer que cette dernière est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement ou qu’il a, de bonne foi, l’intention de l’utiliser à ces fins.

La Cour considérant que ceci n’ajoutait pas à la directive mais restait à la libre disposition des états répond : « La première directive 89/104 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une disposition de droit national aux termes de laquelle un demandeur de marque doit déclarer que cette dernière est utilisée pour les produits et les services visés par la demande d’enregistrement ou qu’il a, de bonne foi, l’intention de l’utiliser à ces fins, pour autant que la violation d’une telle obligation ne constitue pas, en tant que telle, un motif de nullité d’une marque déjà enregistrée. »

La réponse aux première et deuxième questions amène à se demander pourquoi « logiciel » peut être déposé sans autre précision et sans risque d’annulation alors que dans le domaine de la distribution l’arrêt Praktiker-Bau (C-418/02 7 Juillet 2005) oblige à une grande précision lors du dépôt de certains services de distribution. Sinon l’utilisation de la mauvaise foi comme cause de nullité ouverte par les réponses aux troisièmes et quatrièmes questions sera doublement limitée dans certains cas.

Un déposant de logiciel commercialisant un « petit » logiciel sans intérêt ne sera pas de mauvaise foi et pourra continuer à bloquer l’ensemble du secteur du logiciel par son dépôt de marque.

Ensuite et au-delà du simple dépôt de logiciels ou d’un autre produit ou service très large, la preuve de la mauvaise foi, à savoir la démonstration de l’existence d’indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ne sera pas forcement de tout repos.